실질적 권리 원칙과 일본의
‘독점적 통상실시권’
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누가 특허침해소송의 주체가 되는가? -
The Substantial Rights Doctrine and the Japanese
Exclusive License Dogma
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Who may stand at the Bar in a Patent Infringement Suit? -
나종갑(Na, Jongkhab)
요 약
본 논문에서는 독점적 통상실시권자가 특허침해소송을 제기할 수 있는지 여부를
중심으로 양도, 전용권 및 통상권의 법적 본질에 대하여 소권과 세법상의 취급에 대
하여 고찰했다. 특허권의 독점적 통상실시권은 기본적으로 통상실시권에 불과하다.
우리법상 통상실시권자는 실시허락을 받아 실시하는 자에 불과하다. 이는 소위 독점
적 통상실시권이 부여된 경우에도 마찬가지이다. 그럼에도 불구하고 우리법원이나
다수의 견해는 독점적 통상실시권자에게 특허권 침해로 인한 손해배상청구권을 인정
하고 있다. 독점적 통상실시권자의 배타권을 침해하였기 때문에 손해배상청구를 할
수 있다는 이유이다. 이러한 논리는 상표권의 통상사용권에 대하여도 같다.
그러나 이와 같은 해석은 일본에서 1인에게만 부여하는 통상실시권의 법적 본질을
잘못 이해한 것에서 유래하는 것으로 판단된다. 통상실시권은 통상실시권에 불과하
고 1인에게만 부여하는 통상실시권이라고 하더라도 어떠한 독점적 권리를 부여하는
것은 아니다. 통상실시권은 미국에서 소송을 하지 않겠다(not to sue)는 것을 의미하는
non-assertion agreement를 포함하고, 특허법에 의해 특허권자의 보증이 합쳐진 것이므
로 가장 기본적인 라이선스(license)에 불과하다.
일본법이나 우리법은 전용권과 통상권만을 법에서 정하고 있지만, 미국은 라이선스
는 주법이 관할하는 계약의 문제로서 라이선스 계약상 부여되거나 이전되는 권리에
따라 각 계약마다 다른 성질을 갖게 된다. 미국의 경우 라이선시가 소송을 하기 위해
서는 소유자로서의 지위(ownership)가 이전되어야 한다는 실질적 권리원칙(Substantial
Right Doctrine)이 적용된다. 즉 미국 법원은 라이선시에게 소송을 할 수 있는 권리자
로서의 지위가 승계(successor)되었는지 여부에 의해서 판단한다. 단지 허락(permit)에
불과한 우리법상의 통상권과는 그 license의 개념이 다르다. 그와 같은 차이에서 보면
우리법에 명시적으로 통상권자에게 소권을 부여하지 않은 것은 통상권은 기본적인
라이선스에 불과하기 때문이라고 할 것이다. 독점적 통상권도 통상권에 불과하므로
소송에 관한 권리가 없다고 하여야 한다.